OEMにおける商標表示は権利侵害と認定

近ごろ最高人民裁判所は、本田技研工業株式会社と重慶恒勝鑫泰貿易有限公司（以下、「恒勝鑫泰社」という。）、重慶恒勝集団有限公司（以下、「恒勝集団」という。）との間の「HONDA」の英文字と図形に関する商標の再審訴訟に対し最終判決を下し、雲南省高級人民裁判所の第二審判決を取り消し、雲南省德宏傣族景頗族自治州中級人民裁判所の「恒勝鑫泰社と恒勝集団は直ちに本田技研工業株式会社の商標権侵害を停止し、本田技研工業株式会社の経済的損失30万元を賠償する」という旨の第一審判決を維持した。これは、外国関連のOEM生産が商標権の侵害を構成しないというPRETUL再審事件、及び江蘇省高級人民裁判所が東風事件の商標権侵害という二審判決を取り消す判決からの最高人民裁判所による最新の判決である。外国関連のOEM加工生産に関する商標権侵害訴訟は業界から再び注目された。

（編者注釈：2016年6月30日、昆明税関は本田株式会社に、昆明税関に所属する瑞麗税関が輸出申告した「HONDAKIT」という商標のオートバイ220 台を押収し、本田株式会社が税関総局に登録した知的財産権を侵害している疑いがある旨の通知書を発行した。本田株式会社は昆明税関に知的財産税関保護措置を申請した後、瑞麗税関は上記貨物を差し押さえた。調査により、これらの貨物について恒勝集団はミャンマーの美華公司の授権下で加工と生産されるものであると判明された。2016年9月13日に本田株式会社は第一審裁判所に提訴した。

（３件の係争商標）

本件訴訟において、最高裁判所は以下の意見を述べた。「製造または加工された製品に商標をマークとしての使用または他の方式の使用は商品の出所を区別できる可能性がある限り、該当使用状態は商標法の意味での『商標の使用』に属すると判断する必要がある」。

最高裁はさらに次の意見を述べた。「権利侵害の疑いのある消費者に加えて、関連する公衆は、侵害された商品のマーケティングに密接に関係する経営者も含めるべきである。本件の場合、侵害された商品輸送および他の段階の経営者でも接触する可能性がある。さらに、eコマースとインターネットの発展により、疑似侵害品が海外に輸出されても、国内市場に戻る可能性がある。同時に、中国経済の継続的な発展により、中国の消費者は海外に旅行したり海外で消費したりする人が多いため、OEM品に接触し誤認混同する可能性もある」。上記考え方は、eコマースとインターネットの実際の状況を考慮に入れており、被疑侵害品が海外に輸出されてから国内市場に戻るときに混乱が生じる可能性も認識している。これは、上海知的財産裁判所で私たちが代理したPEAKのOEM生産に関する商標権侵害の二審のことを思い出させた。この事例では、上海知的財産裁判所の考え方は今回の最高裁と似ていた。

本事例に対し、最高人民裁判所はさらに以下のように特別な説明をした。「人民裁判所がOEMに関する商標権侵害訴訟を審理する時に、国内および経済発展の状況全体を十分に考慮し、特定の時期、市場、および取引形態における商標権侵害訴訟を具体的に分析し、法律を正確的に使用し、『司法が主導的で厳格的に保護し、分類してバランスよく施策する』という知的財産権の司法政策の方向性に正確に従い、最終的に司法手段で紛争を解決し、法の適用に法制度の統一性を維持し、特定の貿易方式（本件のような外国関連のOEM）を簡単に商標権非侵害の例外として決めつけてはならない。」

最高裁の意見は外国関連のOEMはケースバイケースで処理されるべきであり、経済発展の特定の段階に一致し、現在の商標法の現在の改正に一致し、知的財産権侵害を厳しく取り締まり、刑罰を強化するというより厳格な司法政策を強調すべきである、と述べた。今後しばらくの間は外国関連OEM商標権侵害訴訟を処理する上で重要な意味がある。

（上海専利法律部の陳弁護士が原稿提供）