最近、最高人民法院知的財産権法廷は、化学分野に関する発明特許の権利帰属紛争についての判決を下した。本件では、契約に明確な制限があるにもかかわらず、技術譲受人が技術提供者の許可を得ずに、その技術を無断で利用して特許出願を行った。この際、提供された技術に基づき一定の改良を加えていたとしても、契約の約定および提供者の意思に反するため、譲受人は当然ながらその改良によって特許権を享有することはできないと判断された。
上海某工程機械製造有限公司（以下、「上海某社」）は、安徽某有限公司（以下、「安徽某社」）が取得した「ラクチドの精製システム及び精製方法」に関する発明特許（以下、「係争特許」）の技術的特徴の大部分が、自社及びその関連会社が提供した技術に由来するとして、係争特許が自社に帰属すると主張した。
第一審法院の認定によると、2018年7月、上海某社の関連会社である某化工有限公司と安徽某社の関連会社である某国際貿易有限公司はA契約を締結し、某化工有限公司が某国際貿易有限公司にポリ乳酸装置を製造するための基礎工事設計プロセスパッケージ、技術サービス、およびプロセス設備を提供することを約定した。2018年9月には、上海某社と安徽某社の間で「ラクチド精留装置プロジェクト」に関する契約が締結され、上海某社が安徽某社に関連製品と設計プロセスを提供し、技術サービスを提供することが取り決められた。さらに、某化工有限公司は「声明」を発行し、A契約に基づき提供した技術の中国本土での特許出願および所有権は上海某社に帰属すると明確にしていた。しかし、安徽某社は2019年に係争特許を出願し、2020年に特許権を取得した。
第一審法院は、特許出願及び審査記録を検討した結果、上海某社と安徽某社の双方が係争特許の技術的特徴に対して進歩的な貢献をしており、貢献度の区別が困難であることから、特許権は共有されるべきであると判示し、上海某社が係争特許の共有権者であると認定した。この判決に対し、両社は不服を申し立て、それぞれ控訴した。
最高人民法院は第二審で、A契約第6章の権利制限条項において、某化工有限公司の事前同意なしに、某国際貿易有限公司が契約内で取得したいかなる情報および文書も第三者に開示してはならないと明確に規定されていることを指摘した。2019年2月、某国際貿易有限公司と安徽某社は譲渡協定を締結し、A契約の権利と義務を安徽某社が引き継ぐこととなった。技術比較の結果、係争特許の請求項1の技術的特徴の大部分が上海某社およびその関連会社が安徽某社に提供した技術に基づいていることが判明した。さらに、安徽某者は審査過程において、進歩性を示すために請求項1の一部を修正し、「突出した実質的特徴」として認められる技術的貢献を加えたが、その技術的貢献もまた、上海某社の提供した技術に含まれていた。
最高人民法院は、専利法でいう発明者とは、「発明創造の実質的な特徴に対して進歩的貢献をした者」と定義されると指摘。安徽某社の技術貢献は、上海某社の提供した技術は契約を通じて提供した全体的な技術方案を基礎として、一部の技術特徴の改善を行った後に形成された技術であり、国家知識産権局の実質審査を経て、特許権を取得し、双方とも係争特許技術方案に貢献した。しかし、事件の証拠によれば、上海某会社及びその関連会社は、係争特許の既存技術に対する突出した実質的特徴に対して主要な貢献をしており、安徽某会社がその中で行った技術貢献の割合は比較的小さい。契約の明確な制限がある場合、安徽某会社は許可を得ずに、無断で上海某会社及びその関連会社が提供した技術方案を利用して特許出願を行い、当該技術方案に基づいて一定の改善を行ったとしても、契約の約定と上海某会社の意思に反しているため、安徽某会社は当然その改善によって係争特許権を享有することができない。上海某会社にとって、係争特許技術方案が公開された後、その会社はすでに受動的に自身の知的財産権保護方式に対する選択権を失っており、安徽某会社と係争特許権を再び共有すれば、権利行使において特許権共有者の牽制を受けることになる。判決権利の共有は、上海某会社が享有すべき合法的権益を十分に保護することができず、技術成果の円滑な転化利用にも不利である。安徽某会社は誠実の原則に違反し、明らかな過失があり、かつ係争特許技術方案全体において行った技術貢献は比較的小さい。したがって、最高人民法院は第二審で上海某会社を係争専利権者と判決した。
（出所：最高人民法院知的財産権法廷）
コメント：
本件において、最高人民法院は契約の明確な制限がある状況下で、技術譲受人が技術提供者の許諾を得ずに、無断で提供者が提供した技術を利用して特許出願をした場合、提供者の技術に基づいて一定の改善を行ったとしても、当然特許権を享有することはできないと明確に指摘した。本判決は契約約定の法的効力を強調し、技術取引における誠実の原則を守るものである。技術契約は技術取引の重要な法律形式であり、当事者双方は契約に基づく権利義務は厳格に遵守しなければならない。技術譲受人が許可を得ずに無断で特許を出願することは、契約違反にとどまらず、技術提供者の正当な権利を侵害する行為である。今回の判決は、重要な法的意義と実践的価値を有し、契約約定の法的効力を強調し、技術取引行為を規範化し、市場秩序を維持するのに役立つ。
技術契約の履行において、他人が提供した非公開技術方案の改善による特許権帰属紛争は比較的よく見られる。本件の判決結果は契約約定の法的効力を強調したが、契約約定がない場合の権利帰属紛争に対しても一定の参考価値を提供した。技術サービス契約において特許出願権が明確に約定されていない場合、技術提供者又は技術譲受人は、その中で行った技術貢献が占める割合の大きさを論証することによって、その権利を主張することができる。例えば、引例に対して進歩性を体現する区別技術的特徴をどちらの当事者が提出したかを論述することによって、その係争特許の「突出した実質的特徴」に対する技術的貢献を証明し、それによってその特許権に対する帰属を主張することができる。
（上海専利電気物理事業二部汪駿飛より原稿提供）
