浅谈与技术合同相关的二三事

点击蓝字关注我们

企业在研发、生产、经营过程中经常存在技术许可、转让的需要。在此类企业商业合作过程中，为了规避法律风险，最常规的方式莫过于签订“技术合同”。

技术合同简介

《民法典》第843条规定了技术合同是指当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。其中最常用的是技术转让和技术许可合同，记载于《民法典》第862、863条，可参见下表。

技术合同风险提示

在签署合同时，合理规避风险应是企业首要考虑的问题。企业在签署技术转让、许可合同时可作以下几方面的考虑：

1）在签署合同之前，特别是在涉及批量专利权的转让或许可的情况下，企业应对潜在合作伙伴进行全面的调查，包括其财务状况、信誉、技术能力等方面，评估总体风险。对于专利本身的风险，可重点关注专利法律状态、有无权属纠纷或其他发明人等纠纷、专利保护范围（特别是在授权和维权过程中做出的解释）、专利实施历史等。必要时，企业可委托第三方专业机构出具尽职调查报告。

2）对于合同的拟定，具体到专利（申请）权转让合同和专利实施许可合同，须列明可能产生纠纷的细节，供签订合同的双方讨论、明确和限定，以便最大程度上减少纠纷的发生。近年来，随着国内知识产权争议的不断升温，专利权维权、专利权被无效宣告或申请被维持驳回后的处理在专利转让合同中双方也应予以明确。

此外，在签订合同时还应特别注意是否存在限制性条款和基于转让或许可的后续改进成果的约定。具体来说，需注意是否合同中存在过度限制性条款（例如，搭售、独占性交易等滥用技术优势，打压和削弱竞争对手从而导致市场垄断等），以避免日后合同无效。而关于后续改进成果，如果没有约定，则改进方享有成果，因此在合同中也应进行明确约定。

3）目前企业（专利权人）还可以考虑自愿在中国专利局官方平台上声明对其专利实行开放许可。企业在通过开放许可达成专利许可之后，建议及时进行备案，以充分享受专利年费减免（具体可参见本公众号11.19日之文章）。

4）在进行技术转让或许可之后，企业应定期监控和跟踪合作伙伴的行为，及时发现潜在的风险，确保合作伙伴遵守和履行合同约定。特别是，企业应重点关注保密条款的遵守以及后续知识产权成果的权属动向，例如是否有违背合同而私自申请专利的行为，尽早获悉尽早采取主动。

与技术合同相关的时间节点

在各类型的技术合同中，以专利权的转让和许可最为常见。下文将重点介绍这两类技术合同在时间节点方面需要注意的相关规定。

1

合同成立的时间节点

针对专利权的转让，《专利法》第10条规定了当事人应当订立书面合同（即专利权转让合同），并向国务院专利行政部门登记，并且该转让自登记之日起生效。

而针对专利许可，尽管《专利法实施细则》第15条规定了应当向国务院专利行政部门备案，却并没有规定专利实施许可合同必须得在备案之后才能够生效，也就是说，只要所签订的专利实施许可合同是双方当事人的真实意思表示，无论是否备案，均是合法有效的。但没有经过备案的专利许可使用可能会存在无法对抗善意第三人的法律风险（例如，参见最高法知民终615号案）。

2

转让不破许可的时间节点

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第24条规定了让与人与受让人订立的专利权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同的效力。

“转让不破许可”符合保护在先权利的原则，为那些已经获得权利许可的使用者提供保障，有利于企业商业活动进行。从专利的商业化运营而言，从权利的许可、交接、应用、生产产品到最后盈利，是一个漫长且有预期的过程，保护在先权利有利于维护被许可人和其他第三人的预期利益。

对专利权人而言，在与他人签订许可合同时，应采取尽职调查，例如考虑前文第2.1节所述的专利实施历史，确保知悉在转让前已签订的许可合同（例如其是否已到期或具备明确的终止条件）。如果在签订专利权转让合同时受让人没有进行有效的调查，导致受让了不完整的权利，则受让人可以依据专利权转让合同的相关约定追究原权利人的违约责任，例如约定原权利人赔偿，并且与被许可人共存。

对被许可人而言，在获得专利许可使用权时，也推荐进行登记备案，如前文第3.1节所述。通过登记备案，被许可人可以确保自己的许可使用权具有对抗在后受让人的效力。