莫使金樽空对月——从“捐献原则”看专利申请文件的撰写

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捐献原则

2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释一”）第五条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

在司法实践中，捐献原则作为对等同原则的一种约束，其适用通常是为了避免出现专利权人“两头得利”的行为，维护社会公众对专利公示的合理信赖利益，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

出现“捐献”的原因包括但不限于：专利权人在撰写申请文本时未作通盘考虑，从而在权利要求书中仅仅限定了说明书中所描述的一部分实施例的技术方案；在撰写申请文本时将说明书中描述的多个实施例进行了上位，但专利审查过程中该上位技术方案未被审查员接受、或在申请专利时为更易于获得授权而主动限定较小的保护范围，因而造成放弃某些技术方案的结果。无论是哪种情况，如果专利权人在专利侵权诉讼中再试图利用等同原则将这些放弃的技术方案纳入专利保护范围的，很可能需要承担“捐献”的权利损失。

以下简要分析在考虑“捐献原则”的情况下对专利申请文件撰写的启示：

对于撰写申请文件来说，通常申请人会在说明书中公开尽可能多的实施方式，以便使用上位概念或功能性特征来撰写权利要求时，有多个实施方式来支持这样的权利要求，而降低不符合专利法第二十六条第四款规定的风险；此外，由于在相对较长的审查过程中，申请人的产品或者竞争对手的产品可能会出现新的变化，因此公开多个实施例可以使得申请人基于说明书中公开的内容对权利要求进行修改或者提出分案的自由度显著变大。

虽然以上撰写方式有利于获得权利，但由于捐献原则的存在，专利申请人应当在撰写申请文本时对权利要求的布局作全盘考虑，以尽可能避免对自己本来有用或者将来可能有用的实施方式被捐献给社会公众。

在实践中，可以考虑以下两种不同方向的策略：

在说明书中谨慎公开具体实施方式

根据司法实践，如果要构成“捐献”，一项技术方案须是在说明书和附图中有与权利要求中的技术方案具体程度至少相当的清楚描述（或者说特定化的另一种选择），而非概括性的上位描述。因此，如果想要避免捐献，则在说明书和附图中不对替代的方案进行明确的、具体的、特定化的列举性描述，而改为在说明书中写明列举的权利要求中限定的技术方案的基本原理。换言之，可以采用概括性表述来补强权利要求中限定的技术方案在说明书中的支持问题，同时在维权阶段仍留有主张等同的可能性。当然，专利申请人应注意到，这种策略不可避免地存在无法针对产品进行修改等风险。

FOR EXAMPLE

假设在“电动绿篱机”一案中，对于背景技术部分的非改进点，专利权人对专利的应用场景或者现有技术的描述可适当上位化。如果该案中并未特别提到“燃油机”以及要求解决环保的目标，则侵权判断时适用等同原则的机率明显高。

（戳我/戳我兄弟了解该案更多信息）

仍公开较多的具体实施方式

在这种情况下，一方面撰写覆盖所有实施方式的上位方案的权利要求，针对每个实施方式再撰写一个权利要求，或者至少在分案中使每个实施方式都能被覆盖（最晚在分案的主动修改期限中）。如果在授权或确权阶段，覆盖所有实施方式的上位的权利要求无法授权或者被无效，则还能保留基于每个实施方式的保护范围，避免某个实施方式所对应的技术方案被认为“捐献”。

此外，在撰写申请文本时，除了考虑说明书文字上明显的描述或者可由技术背景得出的公开内容之外，笔者认为还应注意基于专利申请附图中的具体描述而导致对捐献原则的适用。

FOR EXAMPLE

例如，目标专利涉及一种制备方法（技术方案已作变型处理），在其独立权利要求1中限定了如下步骤：收集某混合物，并对混合物进行压制和固化，从而得到固结的复合材料，其密度为100kg/m³至500kg/m³。比对产品属于由矿物纤维制成的材料板，其密度为900-1500kg/m³。假设其产品的其余各特征均与该独立权利要求1的其余特征均相同或等同，而二者唯一的区别就在于材料板的上述密度差异。

在阅读目标专利说明书的文字记载后，发现其并未提及该材料板密度的具体原因或者该数值范围的来源，但在该目标专利的附图中示出了具体实验参数点。从附图可知，专利权人在实践中已经对更大密度范围的板材进行过测试（根据附图最右侧的参数点，材料板密度的最高测试点大于1200kg/m³），这些参数点都属于在申请文件、主要是说明书附图中具体公开的数值。即，在附图的描述中，100kg/m³至500kg/m³这个数值范围与其他数值范围（比如大于1200kg/m³的范围）构成并列。专利权人在权利要求中最终仅选择了其中100kg/m³至500kg/m³的数值范围要求保护。因此，这种公开具体到可以被认为构成“特定化”描述，实则属于对其余数值范围的一种“捐献”。在此情况下，如果专利权人今后想要在维权时主张权利要求限定的该数值范围（即，100kg/m³至500kg/m³）与疑似侵权产品的材料板密度为等同特征，则其主张可能不会被法院认可的风险。