据《中国知识产权报》报道，近日广东省江门市中级人民法院二审审结一起商标侵权纠纷。被告以其法定代表人于2021年在境外设立的公司早于涉案商标申请日成立，并已取得该境外公司的授权为由，主张商标在先使用抗辩。江门中院未支持该抗辩。
原告经受让取得涉案商标，其中最早一件商标的申请日为2022年7月27日。被告在官网、网络店铺及商品包装上使用相关标识。一审法院认定相关使用构成商标侵权，并判令被告停止侵权、赔偿经济损失及合理维权费用共计3万元。
二审中，江门中院指出，依据《商标法》第五十九条第三款，主张在先使用抗辩需满足以下条件：一是“双在先”要求，即相关使用应早于注册商标申请日，同时早于商标权利人的使用；二是使用方式应当为商标性使用，使用效果应达到具有一定影响的程度。
本案中，被告与其主张在先使用的境外公司虽由同一人担任法定代表人，但二者属于独立法人，境外公司的使用行为不能当然视为被告的在先使用。即使将境外公司的使用情况纳入考量，相关证据仍不足以形成完整证据链，故在先使用抗辩不能成立。
在报道中，江门中院承办法官进一步指出了对在先使用证据进行审查的四条路径：
1. 审查主体
重点审查证据所反映的使用主体是否与主张在先使用权的主体一致，并排除与案件主体无关的第三方证据。关联企业或境外公司的使用行为并不能当然由被诉侵权人继受。
2. 审查实际使用
以相关标识是否能够使公众识别、区分商品来源为重要判依据，区分外观包装设计、域名注册的“准备使用行为”与成交量、销售额、地域影响的“实际使用行为”。本案中，部分包装设计及网店、域名等材料不被认为足以证明相关标识已实际进入市场并为公众知悉。
3. 综合判断证据证明力
在证明标准上，不机械地根据单一证据作出判断，而是结合证据的真实性、关联性及相互印证情况综合认定。本案中，无法提供原件的部分证据并不当然被排除，但结合全案证据综合判断，仍不足以使待证事实达到“高度盖然性”的程度。
4. 运用经验法则审查证据关联性
法院结合相关行业的交易特点判断证据是否能够真实反映商标使用。本案涉及油漆、腻子粉等化学产品，相关交易通常需要开具发票以便追溯，但被告提交的部分发票并未记载相关商标标识，因此不足以证明相关交易与涉案标识的使用具有关联性。
本案提示，境外公司较早成立或取得授权，并不当然使中国境内的被许可人获得在先使用抗辩。对于跨境品牌经营者而言，如希望在未来的商标纠纷中主张在先使用，应注意保存能够证明具体主体、使用时间、实际使用及市场影响的销售合同、发票、订单、广告宣传等资料，并使相关证据形成完整、相互印证的证据链。
（上海专利 研究院 葛臻翼 供稿）
