案件概要
近日，最高人民法院知识产权法庭公布了（2022）最高法知行终255号案的终审判决书，该判决维持美国理某公司的名称为"一种体外医疗诊断装置和系统"的发明专利权有效。该专利的专利权人为美国理某公司，专利号为201310322059.8，专利申请日为2013年7月29日，优先权日为2012年12月6日，授权公告日为2015年10月14日。该案系广州万某生物技术股份有限公司以违反《专利法》第二十条保密审查义务为由提起的专利无效行政纠纷。
万某公司主张，涉案专利技术方案系广东省某科研项目成果，发明人曾在中国境内参与研发；本专利未经保密审查程序，擅自非法通过美国理某公司向美国申请专利，再要求优先权进入中国，并申请本专利，违反法定程序，据此请求宣告本专利无效。最高人民法院经二审审理，驳回无效请求，维持专利有效。
裁判要旨
本案的核心争议在于如何判断“技术方案的实质性内容”是否在中国境内完成。最高法在本案中确立了以下重要裁判规则，对在中国有研发活动或合作的外国申请人具有重要参考价值：
（1）“实质性内容”的界定标准
最高法明确，保密审查义务所涉“技术方案的实质性内容”，是指发明相对于现有技术作出改进、从而解决技术问题并实现技术效果的内容。法院指出，在判断时，应以发明人陈述的更接近涉案专利的现有技术为参照，确定真正的发明点，而非简单以权利要求或项目报告中的记载为准。
在本发明的情况中，万某公司主张本专利从属权利要求的附加技术特征也构成本专利技术方案的实质性内容，这一主张没有得到最高院的支持。最高院强调，从属权利要求的附加技术特征能否构成技术方案的实质性内容主要取决于该技术特征相对于现有技术的贡献程度，从属权利要求的附加技术特征是对相关部件功能及结构的进一步限定，并不构成新的实质性内容。
（2）“实质性内容”完成地的综合认定方法
法院强调，技术方案完成地的认定须综合审查以下因素：
- 技术方案的形成过程及时间线
- 发明人在关键研发阶段的所在地
- 所属领域的技术研发及产业化规律
本案中，专利权人提供了发明人之间的往来邮件、护照出入境记录等证据，认定涉案三个核心发明点（测试卡与试剂包分离、检测装置内无液路、样本自动进样）在2010年6月底前已在美国完成技术构思。广东科研项目始于2011年，实质上属于后续产业化阶段，而非技术方案的实质性研发过程。
实务建议
对于在中国设有研发中心、与中国合作方开展技术合作或在中国进行产业化的外国企业及申请人，本案提示以下重要要点：
（1）完善研发档案管理：
本案中，美国理某公司之所以能够成功证明技术方案的实质性内容在美国完成，关键在于其提交了三位发明人之间自2010年3月至2011年2月期间的往来电子邮件，邮件中详细记录了测试卡的加热器、泵、阀门等技术特征的讨论、零件选型及设计图纸等内容。最高人民法院据此认定，在2010年6月底以前，本专利的发明构思已经形成。我们建议系统保存发明人沟通记录、设计图纸、邮件往来等证据，清晰记录技术构思的形成时间与地点，以备未来可能的争议。需特别注意，在本案中，无效宣告请求人曾质疑转发邮件存在编辑可能性，但法院最终因多份邮件内容能够相互印证而采信。因此，建议尽可能保存邮件原始版本，以获得更强的证明力。
（2）审慎评估保密审查义务：
本案中，最高人民法院明确保密审查的内容应当是专利申请文件中的全部内容，不限于权利要求书记载的内容，原则上应当以向外国提出的专利申请文本为审查基础。由于内容覆盖较广，在向中国以外的国家或地区首次申请专利前，应审慎评估技术方案的“实质性内容”是否在中国完成。如存在不确定性，建议事先向中国国家知识产权局报请保密审查，以规避专利被宣告无效的风险。
（3）关注发明人所在地证据：
本案中，法院在认定技术方案完成地时，重点审查了三位发明人的护照出入境信息，发现三位发明人在2009-2010年间每年在中国境内时间均未超过两个月，甚至未曾入境。法院据此认定涉案技术方案的实质性内容并非在中国完成。由此可知，发明人在关键技术构思形成期间的所在地记录（如护照出入境记录、差旅记录、工作签证）是法院认定完成地的重要客观证据，应妥善保存。
（4）审慎对待关联主体的陈述与文件记载：
本案中，无效宣告请求人试图将关联主体（深圳理某公司）在另案中的陈述及项目报告中的记载，作为专利权人“自认”技术方案在中国完成的证据。虽然最高人民法院最终未予采纳，但这一争议本身就提示了重要风险：专利权人及其关联公司在其他诉讼、项目报告、合作协议等场合的对外陈述和书面记载，均可能被第三方援引作为不利证据，用以主张技术方案的完成地在中国。
本案是近年来中国最高司法机关就保密审查义务作出的重要裁判，为外国申请人在中国的专利布局与合规管理提供了清晰的指引。
（上海专利 研究院 葛臻翼 供稿）
