专利新产品的认定与举证责任分配
最高人民法院知识产权法庭近期就一起发明专利行政裁决案作出终审判决((2025)最高法知行终752号),明确了专利权人对依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”及被诉侵权产品与使用专利方法获得的产品为相同产品负有举证责任;人民法院可以结合当事人提交的查新咨询报告及专利审查文件等证据,比较专利产品与专利申请日之前已有产品的组分、结构或者质量、性能、功能等是否有明显区别,综合判断是否为新产品。
本案中,专利权人万某公司提交了高新技术产品认定证书、科技查新报告、新产品判定咨询报告等材料,主张其分子筛涂层铝箔系通过专利方法获得的产品属于新产品,被诉侵权产品与专利产品是相同产品,故应适用举证责任倒置规则。市场监管机关及一审法院均认为,被诉产品未落入专利权保护范围,且涉案产品不属于“新产品”。
最高人民法院二审认为,上述证据不能证明使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于新产品。结合专利审查文件,涉案专利产品的制造方法在申请日前已公开或属常规技术手段,涉案专利产品与同类产品相比并无明显区别。因此,本案不适用举证责任倒置,权利人仍应承担侵权举证责任。同时,法院认定万某公司未能证明被诉产品具备特定组成及制备步骤特征,且其厚度参数亦未落入权利要求限定范围,相关功能效果亦无法对应,故被诉技术方案未落入专利保护范围。
最终,二审判决驳回上诉,维持原判。本案进一步明确了“新产品”认定标准及方法专利中举证责任倒置的适用条件,并在裁判中进一步对相关举证责任进行了释明,体现了保护权利人利益与维护公共利益的平衡。
点评:
通常而言,“谁主张谁举证”是民事争议的一般举证原则。即,方法专利权人起诉侵权,应举证侵权人的方法落入专利权范围。然而,根据专利法第六十六条第一款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”也就是说,如果专利方法制造出新产品,则只要产品相同,则权利人以方法专利起诉对方时,则无需举证对方的方法落入专利保护范围,而由对方举证自己的方法不落入专利权范围。这就是即所谓举证责任倒置。专利权人如主张适用举证责任倒置,应就两项核心事实承担证明责任:其一,专利方法直接获得的产品属于“新产品”;其二,被诉产品与该产品相同。如未能证明前者,则举证责任不发生转移。
因此,本案的围绕方法专利侵权中“新产品”的认定展开。最高人民法院在判决书中明确指出,作为专利法保护的“新产品”与专利申请日之前已有的同类产品相比,二者在产品组分、结构,或者质量、性能、功能等方面有明显区别。即,在“新产品”的认定标准上,法院强调应以申请日前的既有产品为参照,从组分、结构、性能、功能等方面进行对比进而进行判断。因此该标准的关键不在于是否存在技术改进,而在于该差异是否足以将专利产品与同类产品区分开来。换言之,“新产品”并非是指技术上更先进的产品,而是与既有的同类产品相比具有明显区别的产品。
关于专利权人提交的高新技术产品证书、查新报告(由教育部科技查新工作站G06出具)及新产品判定评价材料(由国家知识产权局知识产权检索咨询中心)出具,均未被法院采信,不足以证明使用涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔属于“新产品”。法院在判决书中具体阐述了其理由:“高新技术产品认定证书仅记载了产品名称,不能与涉案专利方法建立关联;科技查新报告所记载的“新型分子筛涂层铝箔”产品与涉案专利方法生产的分子筛涂层铝箔并不相同;新产品判定咨询报告是基于某某股份公司所提供的材料作出的咨询性意见,仅供参考。”
综上,本案对于新产品的认定确立了较为严格的证明路径。法院认为行政认定或技术评价材料至多具有辅助作用,专利权人仍需通过针对既有产品的具体技术比对,证明差异已达到可区分产品的程度。否则,即使具备多项“新产品”或“高新技术”认定,亦难以触发方法专利中的举证责任倒置规则。
本案的判决结果提示,简单依赖各类行政认定或技术评价材料,已经难以满足司法实践对“新产品”的证明要求。专利权人必须重新审视方法专利体系中“新产品”与“举证责任倒置”的适用门槛,在诉讼设计上避免过度依赖倒置规则。
(上海专利 研究院 葛臻翼 供稿)
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