恶意专利诉讼的认定与损害赔偿
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近日,最高人民法院知识产权法庭对一起知识产权诉讼损害责任纠纷案作出终审判决,通过整体考量涉案6件专利权的权利由来、诉讼请求、起诉时机、诉讼行为等的合理性、正当性,综合认定分工协作、共同实施恶意诉讼的主体构成共同侵权,全额支持起诉人100万元经济赔偿。该案作为最高人民法院近期发布的治理知识产权恶意诉讼典型案例中的第一案,具有典型意义。



案件中
雄某公司和顺某公司先后受英国博某公司委托代工生产行车记录仪。涉案6件专利均源自雄某公司在为博某公司提供设计服务期间形成的技术方案。雄某公司的控制人许某,以其实际控制的八某公司的监事陈某,以及许某的名义申请涉案6件专利并获授权,并将专利转让给八某公司。博某公司后改由顺某公司代工生产行车记录仪产品。八某公司依据涉案6件专利,以顺某公司为被告提起了18件专利侵权诉讼,但无一胜诉。其间4件专利被宣告无效,剩余2件虽被维持有效,但法院认定顺某公司及博某公司对其享有合法使用权。顺某公司遂以八某公司、雄某公司及许某滥用知识产权恶意提起18件诉讼为由提起本案诉讼。诉讼期间,博某公司曾向顺某公司发送采购订单,顺某公司拒绝了该订单。八某公司在部分诉讼中申请采取财产保全措施,法院应申请冻结了顺某公司的财产。
一审法院认定
因博某公司在先销售行为而导致丧失新颖性的2件专利,属于八某公司明知专利缺乏新颖性而提起诉讼,构成恶意诉讼;被诉侵权行为由八某公司实施,故酌情确定八某公司赔偿顺某公司经济损失30万元。一审判决后,顺某公司和八某公司均提起上诉。
最高人民法院二审认为
八某公司明知其中4件专利应属无效、博某公司和顺某公司有权使用另2件专利对应的设计方案,在博某公司更换代工生产商后仍连续提起诉讼,意在利用司法程序不当干预市场竞争,主观恶意明显。许某通过其控制的八某公司、雄某公司分工协作,共同实施恶意提起知识产权诉讼的侵权行为,构成共同侵权。
在赔偿方面
因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于一般侵权行为,应按照全面赔偿的原则确定其侵权赔偿范围,包括:因财产保全导致的资金占用损失、为规避风险放弃订单、失去商业机会造成的合理预期利益损失以及应诉过程中支出的律师费及其他合理费用。本案中,最高人民法院二审认为,顺某公司在18件专利侵权诉讼中遭遇资金冻结、丧失商业订单并产生律师费支出,累计损失已超过主张金额,法院遂全额支持100万元赔偿请求,并判令八某公司、雄某公司及许某承担连带责任。
小专点评
本案强调,知识产权诉讼虽是权利救济的重要手段,但若缺乏合法权利基础或以打击竞争为目的提起诉讼,即构成权利滥用。通过确立“整体考量认定恶意诉讼、全面赔偿经济损失”的审查与裁判机制,最高人民法院为恶意诉讼的认定提供了系统标准,也为后续案件在损害赔偿范围认定上定立了明确指引。
本案中,法院的判断框架可归纳为三方面:
1
审查权利基础与取得过程,查明专利技术方案的来源、申请名义与权利归属,识别是否存在以名义持有人规避实质问题的情形;
2
评估诉讼时机、频率与诉讼行为,对于以程序性手段反复诉讼以为竞争施压,可被认定为主观恶意;
3
穿透控制与协作关系,实际控制人通过关联公司分工实施恶意诉讼,可被认定为共同侵权并承担连带责任。
在知识产权恶意诉讼的认定方面
应从主观与客观两方面综合考量,既要审查权利基础是否正当,也要考察起诉目的与行为的合理性。
在客观方面
知识产权恶意诉讼行为的客观违法性在于行为人提起知识产权诉讼无合法根据,即“行为人提起知识产权诉讼在客观上缺乏权利基础、事实根据、法律依据”。本案中,对4件被宣告无效的专利,八某公司缺乏合法权利基础;对2件维持有效但顺某公司享有合法使用权的专利,八某公司缺乏法律依据。
在知识产权恶意诉讼行为的主观方面
主要涉及主观过错程度和恶意认定。本案中,八某公司及许某的行为符合恶意诉讼主观要件中“直接故意”的标准;其在明知涉案技术方案系雄某公司为博某公司设计,且顺某公司经博某公司授权代工,在该情况下仍提起大量诉讼,且诉讼目的具有明显的排他性与竞争打压动机,故其主观恶意明确。
在赔偿认定方面
本案明确了恶意诉讼损害赔偿的全面赔偿原则,强调应审查损失与侵权行为之间的法律因果关系。对于财产保全期间的资金占用损失、企业因规避风险主动放弃商业机会的预期利益损失、以及应诉产生的合理律师费等支出,均可纳入赔偿范围。
综上所述
在知识产权的维权与诉讼实践中,权利人及其代理人应充分注意以下三个方面:
本案中,法院的判断框架可归纳为三方面:
1
确权与诉讼分离原则。在提起侵权诉讼前,应审核专利权的合法取得以及稳定性,使诉讼具有合法根据。
2
核验诉讼目的的正当性。维权行为应以制止侵权为目的,而非以诉讼手段阻碍竞争或施压对手。
3
全面风险评估。在拟提起多案并行诉讼或申请财产保全前,应系统评估其对商业合作、市场声誉及潜在赔偿责任的影响,避免因被认定程序滥用导致商业关系破裂或损失扩大。
此外,对于被诉方而言,应制定企业防御策略预案,即被诉方在遭遇疑似恶意诉讼时,应及时保留保全损失、商业机会损失及应诉费用等证据,为后续反诉或损害赔偿主张提供依据。
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