浅谈《专利法》第33条

说起《专利法》第33条

        想必关心或从事专利工作的人员并不陌生，无论是在专利申请的授权程序中还是在后续的无效确权程序中，在试图对申请文件进行修改的时候，都会受到这一法条的约束。对于这一使用频率较高且比较重要的法条，笔者结合自己的实践经验，谈谈一些心得和体会，希望能够对大家有所帮助。

《专利法》第33条：

       申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

       关于专利法第33条对修改内容的要求，在专利审查指南中的相应规定为：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

       中国专利法对于修改超范围问题有着较为严格的规定，这一方面是为了防止申请人将申请日之后做出来的东西加入到申请文件中以享受之前的申请日而损害社会公众的利益，另一方面也是为了进一步提高中国专利申请文件的质量，促使申请人在前期能够尽量提高撰写质量，而不是通过后续修改专利文件的方式来维持可专利性。以下，笔者从发明和实用新型专利的角度出发发表一些拙见。

       如上所述，原说明书和权利要求书记载的范围只包括文字中明确记载的内容和根据原说明书和权利要求书和附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容这两方面。

       对于刚刚接触或从事专利工作的人来说，比较难理解的是，如果某内容属于公知常识、惯用技术手段等现有技术，但是该内容并未涵盖在上述两方面内的话，那么在修改的过程中，就不能将该内容加入到说明书或权利要求书中去。对此，举个例子或许能帮助理解，如果申请的说明书中对于某个参数记载有20、30、50三个点，权利要求保护的是20~50的范围，但是在实质审查的过程中，作为现有技术的对比文件中公开了40，此时，在审查过程中，只能将权利要求修改为20~30，而不能够将对比文件中公开的40加入到申请中以将权利要求修改为20~40。因此，我们在撰写的过程中会尽可能地增加一些实施例，比如增加35这个点，从而为后续的修改留有余地。

       同样地，众所周知，对于中国专利法中的法条的适用一直是站位于本领域技术人员的角度来衡量的，本领域的技术人员是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。但是，在现实中，申请人的知识储备和能力往往会高于本领域技术人员，这就经常会导致申请人在撰写申请文件的过程中并不会将一些属于本领域的惯用技术手段或公知常识的技术内容记载在申请文件中，从而可能导致审查员认为该技术方案无法实现而提出专利法第26条3款的公开不充分的问题，而根据专利法第33条的规定，如果该内容无法根据原申请文件记载的内容直接地、毫无疑义地确定，即使申请人在后续意见陈述中能拿出在某期刊或工具书上记载有该技术手段的证据，也无法将该内容加入到申请中去。在这种情况下，申请人可以尝试转换思路，从论述该内容属于公知常识的角度来说明技术方案是能够实现的以期解决公开不充分的问题，而不是通过修改将其加入到申请文件中去，因为审查员对待申请人所作的申请文件修改的态度要比对待意见陈述的态度要敏感得多。

此外，对于如何理解

“能够直接地、毫无疑义地确定”

       如上所述，对于未记载在申请中的公知常识，即使是申请中的惯用手段的直接置换也无法在后续通过修改加入到申请中。比如，申请中公开了导电的铜，众所周知银也可以导电，但是如果申请中并未记载与银相关的实施例，那么就不能够将其加入申请。另一方面，如果是属于该构件的固有属性，比如铜一般具有良好的延展性，似乎就不违反“能够直接地、毫无疑义地确定”。对此，笔者认为，如果属于构件的固有属性在修改的过程中还存在加入的希望，但是属于技术手段的置换（比如铜改为银）则是完全禁止的。另外，还有申请中隐含公开的情况，举个简单的例子，汽车一般具有四个轮子，即使申请中完全没有提及四个轮子，但是也应该属于能够直接地、毫无疑义地确定的内容。除此之外，还包括通过自然规律能够直接推理出来的情况，比较常见的是在撰写过程中对于技术效果的归纳，根据各构件的内在关系可以确定该运动过程或者技术效果是客观真实必然存在的，即使在原申请中并未记载也应该可以适用“能够直接地、毫无疑义地确定”。

      另外，对于权利要求书的修改，需要注意的是，在后续的修改中基本不允许以重新概括的方式修改权利要求（如果该重新概括的内容未记载在原申请文件中）。在撰写的过程中，为了尽可能地放大申请人的权益，在能够得到说明书的支持的情况下，代理人一般会将说明书中的具体实施例在权利要求书中撰写为尽可能大的上位概念，从而尽可能地扩大保护范围。但是，这样做的一个弊端就是，如果在撰写之前并未经过充分的检索，而在实质审查过程中，审查员检索到能够影响该保护范围的对比文件或者审查员认为该上位概括并未以说明书为依据，此时就需要对该权利要求进行修改以维持可专利性。如上所述，此时不允许以重新概括的方式进行修改，那就只能将该特征限缩回具体实施例中的最下位概念，这无疑会使得申请人无法得到本应得到的权益。其实在最上位概括与具体实施例之间还可以存在很多中间位概括，该中间位概括的范围比具体实施例要大但是小于最上位概括的范围，在撰写的过程中，我们可以尽可能挖掘一些中间位概括，将其作为实施方式写入说明书中、或者为了应对后续可能发生的无效确权程序将其以从属权利要求的形式加入到权利要求书中，使得在最上位概括被否定的情况下，能够将其限定至中间位概括，而不至于限定至具体实施例，从而能够为后续的修改保留退守的余地，以尽可能地保障专利应得权益。

       最后，对于从附图能够得到的内容，笔者的理解是，能够从该附图中定性地得出的内容是允许加入的，比如附图中各构件之间的相对尺寸关系（A构件比B构件大），相对位置关系（A构件处于B构件的上方），但是，对于定量的内容基本是不允许加入的（除非图中以足够清楚的方式标以精确刻度或单位），比如A构件比B构件大多少，A构件处于B构件的上方的几厘米的位置处，这是因为专利申请文件中的附图大多是示意图，并未按照严格的比例关系进行绘制，从而在后续的修改中难以将一些定量的内容加入到说明书当中去。

       前文列举了针对专利法第33条进行修改的若干情况，在实际的审查过程中，上述修改是否能够百分百成功，不同审查员的拿捏尺度还会有所不同，这就需要我们在前期尽量详尽充分地撰写说明书，从而尽可能地避免上述问题，同时也能够加快审查进程节约审查资源，从而尽快地获得自己的专属权利。

      上述问题是笔者对上专所一直以来贯彻的以撰写出高质量、高价值的专利申请文件作为目标、在申请文件的撰写过程中尽可能作全面考虑的工作要求的部分践行的经验，谨在此作分享以期有助于申请人或专利权人更好保障自身权益。

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作者：***，来源：智慧上专公众号（ID: sptl1984）

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