专利申请不符合专利法第5条的应对思路
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专利法第5条的规定涉及专利申请是否符合国家和社会的利益,是专利申请能否被授予专利权的关键要素之一。
专利法第5条
具体规定如下:
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
本文将通过具体的案例,探讨专利申请不符合专利法第5条的具体情形及其应对策略,以期为专利申请人在面对类似审查意见时提供启示和参考。

案例简介
本申请涉及一种加密集成平台,国家知识产权局以其属于专利法第 5 条规定的不授予专利权范围(依据该条第1款“妨害公共利益”)作出驳回决定。申请人提出复审请求后,国家知识产权局撤销驳回决定。
案例概况
本申请为加密集成平台,第二次、第三次审查意见通知书及驳回决定均认定其违反专利法第5条“妨害公共利益”。
第二次审查意见中,审查员认为说明书记载的数字交易品买卖(含货币、代用货币、加密货币)相当于虚拟货币(含比特币)交易,会影响国家金融秩序。代理人删除说明书中比特币相关内容,并依据《专利审查指南》中 “发明创造因滥用可能妨害公共利益的,不能以‘妨害公共利益’拒授专利权”的规定,指出本申请核心是通过加密密钥保障交易安全,不限制交易品类型,且权利要求未限定交易品,结合区块链领域授权案例,论述其合规性。
第三次审查意见中,审查员坚持数字交易品买卖必涉虚拟货币,认为平台清算结算类似违法虚拟货币交易。代理人结合独立权利要求,明确方案无需虚拟货币即可实现,举合法数字交易实例反驳,并删除说明书中 “加密货币”“数字货币”术语。
驳回决定中,审查员认为说明书 “代用货币(代币)” 属虚拟货币(引用相关央行公告)。代理人删除代币相关内容,强调方案核心是交易授权,可基于合法资产实施,类比日常网上法定货币支付流程(客户用法定货币购数字商品,经验证结算完成转移),说明合规性。
复审后,国家知识产权局撤销驳回决定,专利法第5条相关问题解决。

在面对专利申请不符合专利法第5条的审查意见时,申请人可以从以下角度来寻找应对策略:
1
删除审查员指出的具体术语。若术语仅为说明书示例、不涉技术核心且不影响权利要求支持(如电子烟申请中 “兴奋剂”“大麻”),删除即可克服问题。
2
针对性答辩,考虑权利要求的技术方案本身是否违反专利法第五条。
若存在违规实施方式,可通过修改排除;若方案本身合规(类似于本申请),可具体说明正常实施不违反该条。
如读者对以上内容有任何问题,或现实中遇到类似的专利申请驳回难题,可通过info@sptl.com.cn联系作者进行探讨。
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