关于“二次概括”修改方式的探讨

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依据《中华人民共和国专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这一规定一方面给予申请人通过修改申请文件而满足授权条件的机会，但又定下修改原则，即不能修改影响申请日，否则将违反先申请原则，可能导致对其他申请人不公平的后果。

对于何为“原说明书和权利要求书记载的范围”，《专利审查指南》解释为“包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。然而，在实务中，审查员和申请人对于“直接地、毫无疑义地确定”往往存在不同的理解，这在实审阶段答复审查意见时出现的“二次概括”式修改中较为常见。

所谓“二次概括”，亦可称为“概括式修改”，是指在申请日之后对原说明书和权利要求书所记载的技术方案进行重新概括撰写的修改方式，但重新概括撰写的内容在原始申请文件中一般没有直接文字记载。在审查阶段，为克服现有技术对专利性的影响但又不希望将保护范围直接缩小到具体实施方式时，常采用这种修改方式，以避免保护范围过窄。二次概括后的内容由于在原申请文件中没有直接文字表述，因此审查员常质疑其为“非直接地、毫无疑义地确定”的，而认为不符合专利法第33条规定。本文以“二次概括”的两种常见方式——“删除部分技术特征”和“提炼特征重新撰写”为例，探讨“概括式修改”的可行性。

众所周知，权利要求记载的技术特征越少，其保护范围就越大。对于包括多个技术特征的技术方案，删除部分技术特征会使得该技术方案“上位化”，进而使保护范围变大。

例如，某案涉及带有空腔的力传导部件，在朝向空腔的力传导部件壁体上设置了凹槽区和凸起区，在承受较大力载荷时，相对凸起区具有更薄厚度的凹槽区能够通过自身的适量形变消除过载力。同时，原始申请文本记载的实施例中还记载了“凹槽区、凸起区使空腔呈现H型”，进一步限定了凹槽区、凸起区的形状。

在答复阶段，审查员认可了凹槽区和凸起区的创造性，但申请人与审查员就如何在权利要求书中限定这两个特征存在分歧。

修改时，申请人认为本领域技术人员能够确定对发明做出实质技术贡献的技术特征为凹槽区和凸起区，考虑到不同数量的凹槽区和凸起区使空腔能够呈现多种形状，因此只将凹槽区、凸起区加入独立权利要求，未将“凹槽区、凸起区使空腔呈现H型”一并加入，以避免过窄的保护范围。

但是审查员不接受这种修改方式，坚持认为根据原始申请文本的记载，空腔呈现H型结构属于实施例的整体构成特征，无法分离，并且由原始申请文件记载的全部实施例中不能得知空腔具备其它形状的可能性，要求“凹槽区、凸起区使空腔呈现H型”需要一并写入独权。

最终，为获得授权，只能遗憾地将其写入独权，这使得保护范围不甚理想。可以设想的是，尽管说明书文字将“空腔呈现H型”与凹槽区与凸起区一并描述，但如果在原始权利要求书中记载了仅描述“空腔呈现H型”的从属权利要求，该问题显然即可被克服。由此也再次提示，无论是撰写说明书还是权利要求书时皆应时刻匹配“所要解决的技术问题”来考虑具体描述方式，以避免必要与非必要技术特征混为一谈。

当然，对于这类修改，业内也有观点认为在修改时基于“技术贡献”原则，删除非必要技术特征并不超范围^[1][2]。此外，在其它国家概括式修改的接受程度上，美国、日本及欧洲（T331/87号决定）均会考虑删除或替换的技术特征是否是必要技术特征。比如美国In re Peters案中，允许权利要求将不是实质技术特征的具体形状删除。然而，以目前国内的判断标准而言，基于技术贡献进行争辩的方式较难成功。

在这个示例中，“提炼特征重新撰写”是在原始说明书或权利要求记载的内容上，重新撰写技术特征之间的关联关系。

例如，某案涉及带有形状记忆合金的驱动装置，形状记忆合金的两端固定在驱动装置的主体，即弹性杆上。基于形状记忆合金通电后收缩变短的原理，形状记忆合金的两端拉动弹性杆，驱使弹性杆整体弯曲成弓形，进而使该驱动装置弯曲成弓形，带动与该弹性组件连接的其它部件产生位移。但是，在原始申请文本中，“驱动组件”包含了多级下位技术特征，且分别使用了形状记忆合金与这些下位技术特征来表述驱动的多种实施例，导致说明书没有直接记载“形状记忆合金”和作为上位术语“驱动装置”之间的关系。

在该案中，如机械的按照实施例记载的内容进行合并，势必会引入“驱动组件”的下位技术特征，从而不恰当地缩小了保护范围。因此，在答复阶段对说明书中的实施例进行提炼特征，重新撰写“形状记忆合金”与“驱动组件”的作用关系，并论证该修改得到了说明书支持，是根据原始申请文件记载的范围能够唯一确定的内容，该修改最终被审查员接受，从而实现了较佳的保护范围。

最后，虽然早期“墨盒”案（（2010）知行字第53号、（2010）知行字第53-1号）在“存储装置”和“半导体存储装置”的争议上做出的决定使得超范围的判断尺度略有放宽^[2][3]，但是近年来对超范围的判断，却还是遵循着较严格的“唯一确定性”判断原则。虽然对于“二次概括”是否能通过审查有成功和不成功案例，但总体来说，“二次概括”的修改方式存在较高风险。因此，在专利申请阶段撰写高质量的文本至关重要，否则在答辩阶段若需通过"二次概括"的修改方式来获得理想保护范围，其难度将显著增加。反观以上两示例，每项权利要求所记载的特征应当是实现技术效果所具备的必要技术特征，切勿使过多技术特征出现形式上的强行关联。说明书应当在记载主要发明构思的前提下，提供能够实现技术构思的多个实施例，避免后期再进行二次概括，增加额外风险。

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