关于专利法第5条的审查新趋势
由于不同国家法律规定不同,一些含有敏感字段的进入中国的申请可能被审查员指出不符合专利法第5条(以下简称法5条)规定并要求补正/修改。审查实践中采用的标准随着时间变化且有变严格的趋势。笔者将结合近期实务中遇到的具体案例,为申请人提供申请的策略建议。
一、法律规定
专利法第5条第一款规定如下:
对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
审查指南中规定,审查员应当通知申请人在指定期限内陈述意见或者删除相应部分。此外,发明创造并没有违反法律,但是由于其被滥用而违反法律的,则不属违反法5条的情形,例如,用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌等。
二、早期对于法5条的审查较为宽松
笔者曾在2022年遇到一件专利申请,说明书中因存在“大麻(PCT原文hemp)”而被审查员认为不符合法5条规定。经与审查员沟通,审查员认为说明书中规避使用“大麻”一词即可,接受将hemp译为“汉麻/火麻”的处理方式。
笔者调研后发现2022年授权的三篇专利申请(例如CN110680024B、CN112702927B和CN110419765B)中也使用了“火麻”,但审查员在审查过程中未指出过违反法5条的问题。
三、审查标准逐年变严格
笔者认为近年来国家对于法5条的审查标准有变严格的趋势。
例如,笔者2024年遇到另外两件申请。审查员在初审中指出:说明书中含有“火麻”“THC”违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的词句,不符合中国专利法第5条规定。
申请人最终通过删除文本中让人联想到吸入大麻类产品的内容而通过了初审。
针对法5条的审查标准变严格似乎并非始于2024年。笔者调研发现,公告日为2023.09.01的专利申请CN116685212A在审查过程中就因申请文本包含“火麻”而被审查员要求补正。
四、对于申请人的影响
对于烟草、食品、日用品等领域,我国在例如《食品安全法》等法律中规定了产品中允许或禁止添加的成分。此外,在实践过程中审查员对于上述领域产品中允许或禁止添加的成分的审查标准也趋于严格。
对于上述领域申请的申请人而言,应格外注意发明内容中是否涉及可能会在我国属于管制品或违禁品(例如大麻,罂粟等)的成分。若这些敏感成分不涉及发明点,则建议申请人删除相关词句避免审查过程中被审查员要求补正的风险。若这些敏感成分构成核心的发明点,则申请人应当意识到申请有被驳回的风险,或者寻求其他方式保护发明内容。
(上专化学医药生物事业部谢智宁供稿)
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