专利权期限补偿——关于审查程序中的不合理延迟
2020年10月17日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议决定对《中华人民共和国专利法》进行了修改,增加了第四十二条第二款 :“自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外”。近期通过的专利法实施细则对两种专利权期限补偿制度予以细化,为其运行奠定规范基础。
作为新《专利法》引入的最为重要的制度之一,专利权期限补偿制度事关专利权人和公众之间的利益平衡,实际操作中需要有非常明确的规则执行。修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》为专利权期限补偿划出单独章节,明确提出专利权期限补偿请求的条件和时间要求、补偿期限计算方式以及补偿范围等,涉及第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十四条等,于2024年1月20日起施行。
具体而言,专利权人需要在专利授权公告后三个月内提出申请(《细则》第77条)。补偿期限的计算方法大体是,“自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数,减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数”。其中,合理延迟包括复审程序、专利申请权属纠纷、民事保全措施以及其它合理原因引发的延迟(《细则》第78条);申请人自身原因引发的延迟,也被排除在外,具体包括未及时答通知、申请延迟审查、补交申请材料、同日申请相同专利等原因引发的延迟(《细则》第79条)。如果当事人同时申请发明专利和实用新型专利,前期依赖实用新型专利获得保护的,则后取得的发明专利不适用专利权期限补偿制度(《细则》第78条第3款)。
根据《实施细则过渡办法》,对自2021年6月1日起公告授权的发明专利,即便符合相关条件的专利的专利权已经在2024年1月20日之前期限届满,也可申请专利保护期限补偿。国务院专利行政部门经审查认为符合补偿条件的,作出给予期限补偿的决定,补偿期限自原专利权期限届满之日开始计算。
专利保护期补偿规则的引入要求企业对知识产权战略进行及时调整:
首先,对于专利权人来说,今后主动提复审(不修改)和之后可能的行政诉讼的战略价值显著提高。如果属于专利实施细则第七十八条的中规定的不合理延迟,专利在审查过程中耽误的部分时间是可以得到相应的保护期补偿,所以复审和行政诉讼工作将成为分案申请之外的另一项重要申请类战略措施。
其次,应该提升专利规避设计的战略优先级。对于公众来说,发明专利的有效期限不再严格限定于自申请日起20年,部分发明专利的保护期限将超出20年,如果无法规避专利技术,那么以往需要等待专利到期的产品上市节点将存在较大不确定性,需要调整研发策略,提升专利规避设计的优先级。因为专利期限补偿在国内刚刚上线,各大专利数据库对此条目进行更新需要时间,所以对于该类专利的保护期限调查时建议手动额外进行确认法律状态。尤其是有一部分符合《实施细则过渡办法》第十三条第三款规定的专利,于2021年6月1日后授权且2024年1月20日之前期限届满,如果该专利符合专利期限补偿的要求则在2024年1月20日之后可能会获得额外的保护期限。
复次,专利风险防范战略和具体措施需要调整。在专利FTO检索的过程中,需要格外注意申请日限定的有效性。从新的实施细则实施之后,在检索有效专利时,不再应该限定于自今日起20年,而是应该选择更大的时间范围,或是按照法律状态检索,否则可能造成漏检风险。
综上所述,专利保护期补偿规则的引入有利于企业更好的保护发明创新成果,但也同时对企业的知识产权风险防控工作提出了更高要求。
(上专海南分公司陈韵琳、李晗菲供稿)
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